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1212 Adquirido carácter distintivo ou Significado Secundário

15 U. S. C. §1052 f)

Exceto como expressamente excluídos nas subseções (a), (b), (c), (d), (e), (3) e (e)(5) desta seção, nada aqui deve impedir o registro de uma marca usada pelo requerente, o qual tornou-se distinto do requerente mercadorias no comércio. O Director pode aceitar como prova prima facie que a marca se tornou distintiva, tal como utilizada em ou no âmbito dos bens do requerente no comércio, prova da sua utilização substancialmente exclusiva e contínua como marca pelo requerente no comércio durante os cinco anos anteriores à data em que é feita a reivindicação de distinção. Nada nesta seção impedirá o registro de uma marca que, quando usada em ou em conexão com os bens do requerente, é principalmente geograficamente enganosamente equivocada deles, e que se tornou distintivo dos bens do requerente no comércio antes da data da promulgação da Lei de implementação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte.

se uma marca ou marca de serviço proposta não for inerentemente distinta, ela pode ser registrada no registro Principal apenas mediante prova de distinção adquirida, ou “significado secundário”, ou seja, prova de que ela se tornou distinta conforme aplicada aos bens ou serviços do requerente no comércio. Se o requerente estabelecer, para a satisfação do advogado examinador, que o assunto em questão adquiriu distinção como uma marca em relação aos bens ou serviços nomeados, então a marca é registrável no registro Principal de acordo com o §2 (f) da Lei de marcas registradas, 15 EUA.C. §1052(f).

Dentro do contexto da Lei de Marcas, §2(f) pode ser descrita da seguinte forma:

nlike cinco primeiras seções de 15 U. S. C. §1052 que definem o fundamento sobre o qual o registo de uma marca é recusado, Seção 2(f) serve como uma exceção para uma rejeição ao abrigo das disposições de uma das outras secções, a Secção 2(e) (citação omitido). A Seção 2(f) permite o registro de marcas que, apesar de não se qualificarem para registro à luz da Seção 2 (e), “se tornaram distintivas dos bens do requerente no comércio.”Assim,” a Seção 2 (f) não é uma disposição sobre a qual o registro pode ser recusado”… mas é uma disposição segundo a qual um candidato tem a chance de provar que tem direito a um registro federal de marca registrada que, de outra forma, seria recusado.

Yamaha Int’l Corp. v. Hoshino Gakki Co., 840 F. 2D 1572, 1580, 6 USPQ2d 1001, 1007 (Fed. Cir. 1988), citando em Re Capital Formation Counselors, Inc., 219 USPQ 916, 917 n. 2 (TTAB 1983).

a finalidade e o significado do significado secundário podem ser descritos da seguinte forma:

um termo descritivo… pode, através do uso por um produtor com referência ao seu produto, adquirir um significado especial para que para o público consumidor a palavra passou a significar que o produto é produzido por esse fabricante em particular. 1 Nims, concorrência desleal e marcas registradas no §37 (1947). Isso é o que é conhecido como significado secundário.

o cerne da doutrina do significado secundário é que a marca passa a identificar não apenas os bens, mas a fonte desses bens. Para estabelecer um significado secundário, deve-se mostrar que o significado primário do termo na mente do público consumidor não é o produto, mas o produtor (citações omitidas). Este pode ser um produtor anônimo, uma vez que os consumidores costumam comprar mercadorias sem saber a identidade pessoal ou o nome real do fabricante.

Ralston Purina Co. V. Thomas J. Lipton, Inc., 341 F. Supp. 129, 133, 173 USPQ 820, 823 (S. D. N. Y. 1972).

três tipos básicos de evidência podem ser usados para estabelecer a distinção adquirida de acordo com o §2 (f) para uma marca comercial ou de serviço:

  • (1) Antes de Inscrições: de Uma alegação de propriedade de um ou mais ativos antes de registros no registro Principal da mesma marca para produtos ou serviços que são suficientemente semelhantes àqueles identificados no pendentes de aplicação (37 C. F. R. §2.41(a)(1); ver TMEP §§1212.04–1212.04(e));
  • (2) Cinco Anos: A confirmação de uma declaração de que a marca tornou-se distinto do candidato, bens ou serviços, por motivo de que o requerente substancialmente exclusivo e uso contínuo da marca no comércio para o período de cinco anos antes da data em que o pedido de diferenciação é feita (37 C. F. R. §2.41(a)(2); ver TMEP §§1212.05–1212.05(d)); e
  • (3) Outras Provas: Outras provas adequadas de aquisição de distintividade (37 C. F. R. §2.41(a)(3); ver TMEP §§1212.06–1212.06(e)(iv)).

Estes três tipos básicos de provas aplicam da mesma forma para marcas coletivas, coletivo, marcas de serviço, coletiva e de associação de marcas (em conjunto, “marcas coletivas”), e as marcas de certificação, com pequenas modificações em relação ao tipo de prova necessário, devido a (1) a diferente função e a finalidade das coletivas e marcas de certificação e (2) o fato de que estes tipos de marcas são utilizadas por outra pessoa que não o candidato. Ver 37 C. F. R. §2.41 (b)-(d).

  • (1) Inscrições Anteriores: Uma alegação de propriedade de um ou mais ativos antes de registros no registro Principal da mesma marca para: bens ou serviços que são suficientemente semelhantes àqueles identificados no pendentes de aplicação, para uma coletiva de marca coletiva ou marca de serviço (37 C. F. R. §2.41(b)(1); cf. TMEP §§1212.04–1212.04(e)); bens, serviços ou natureza da organização de associação coletiva que são suficientemente semelhantes aos identificados no pedido pendente, para uma marca de associação coletiva(37 C. F. R. §2.41(c) (1); cf. TMEP §§1212.04–1212.04(e)); e bens ou serviços suficientemente semelhantes aos bens ou serviços certificados no pedido pendente, para uma marca de certificação (37 C. F. R. §2.41(d)(1) ); cf. TMEP §§1212.04–1212.04(e));
  • (2) Cinco Anos: a confirmação de Uma declaração de que a marca tornou-se distintas: a dos membros bens ou serviços, por motivo de membros ” substancialmente exclusivo e uso contínuo da marca no comércio para o período de cinco anos antes da data em que o pedido de diferenciação é feita, por um coletivo de marca coletiva ou marca de serviço (37 C. F. R. §2.41(b)(2); TMEP §1212.05(d)), indicando a filiação do candidato adesão colectiva a organização, por motivo de membros ” substancialmente exclusivo e uso contínuo da marca no comércio para o período de cinco anos antes da data em que o pedido de diferenciação é feita, por uma adesão colectiva a organização (37 C. F. R. §2.41(c)(2); TMEP §1212.05(d)); ou do certificado de mercadorias ou serviços, pela razão de que os usuários autorizados ” substancialmente exclusivo e uso contínuo da marca no comércio para o período de cinco anos antes da data em que o pedido de diferenciação é feita, para uma marca de certificação (37 C. F.R. §2.41(d)(2); TMEP §1212.05(d)); e
  • (3) Outras Provas: Outras provas adequadas de aquisição de distintividade (37 C. F. R. §2.41(b)(3), (c)(3), (d)(3); cf. TMEP § § 1212.06-1212.06(e)(iv)).

o requerente pode apresentar uma ou qualquer combinação destes tipos de provas, que são discutidos em mais detalhes abaixo. Dependendo da natureza da marca e dos fatos no registro, o advogado examinador pode determinar que uma reivindicação de propriedade de um(s) registro (s) prévio (s) ou uma reivindicação de uso substancialmente exclusivo e contínuo de cinco anos no comércio é insuficiente para estabelecer um caso prima facie de distinção adquirida. Nesse caso, o requerente pode então apresentar outras provas adicionais de distinção adquirida.

os princípios legais relativos à evidência de distinção adquirida discutidos nesta seção e abaixo com relação a marcas registradas e marcas de serviço também se aplicam geralmente a marcas coletivas e marcas de certificação.

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