BitLaw

1212 verworven onderscheidend vermogen of secundaire betekenis

15 U. S. C. §1052 (f)

behalve voor zover uitdrukkelijk uitgesloten in de onderafdelingen a), b), c), d), e) (3) en e) (5) van deze afdeling, belet niets hierin de inschrijving van een door de aanvrager gebruikt merk dat onderscheidend is geworden van de waren van de aanvrager in de handel. De directeur kan als prima facie bewijs aanvaarden dat het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen, zoals gebruikt op of in verband met de waren van de aanvrager in de handel, het bewijs dat het merk in wezen uitsluitend en voortdurend door de aanvrager in de handel is gebruikt gedurende de vijf jaar vóór de datum waarop de vordering van onderscheidend vermogen wordt ingediend. Niets in deze afdeling belet de inschrijving van een merk dat, wanneer het op of in verband met de waren van de aanvrager wordt gebruikt, er in de eerste plaats geografisch bedrieglijk en verkeerd omschrijft, en dat onderscheidend werd voor de waren van de aanvrager in de handel vóór de datum van inwerkingtreding van de North American Free Trade Agreement Implementation Act.

indien een voorgesteld merk of dienstmerk niet inherent onderscheidend is, kan het alleen in het Hoofdregister worden ingeschreven als het bewijs van het verkregen onderscheidend vermogen, of “secundaire betekenis”, Dat wil zeggen het bewijs dat het onderscheidend vermogen is geworden zoals het wordt toegepast op de waren of diensten van de aanvrager in de handel. Indien de aanvrager ten genoegen van de examinerende advocaat aantoont dat de zaak in kwestie onderscheidend vermogen heeft verworven als merk met betrekking tot de genoemde waren of diensten, dan is het merk ingeschreven in het Hoofdregister overeenkomstig §2 (f) van de Trademark Act, 15 U. S.C. §1052 (f).

in het kader van de Merkenwet kan §2, onder f), als volgt worden omschreven::

net als de eerste vijf paragrafen van 15 U. S. C. §1052, waarin de gronden worden omschreven waarop een merkregistratie moet worden geweigerd, dient Artikel 2(f) als uitzondering op een afwijzing op grond van de bepalingen van een van de andere secties, artikel 2(e) (citaat weggelaten). Artikel 2, onder f), staat de inschrijving toe van merken die, hoewel zij in het licht van artikel 2, onder e), niet voor inschrijving in aanmerking komen, toch “onderscheidend zijn geworden ten opzichte van de waren van de aanvrager in de handel.”Artikel 2, onder f), is dus geen bepaling op grond waarvan registratie kan worden geweigerd,”… maar is een bepaling op grond waarvan een aanvrager de mogelijkheid heeft te bewijzen dat hij recht heeft op een federale merkregistratie die anders zou worden geweigerd.

Yamaha Int ‘ l Corp. v. Hoshino Gakki Co., 840 F. 2d 1572, 1580, 6 USPQ2d 1001, 1007 (Fed. Cir. 1988), met vermelding van Re Capital Formation Counselors, Inc., 219 USPQ 916, 917 n.2 (ttab 1983).

het doel en de Betekenis van de secundaire betekenis kunnen als volgt worden omschreven::

een term die beschrijvend is… kan, door gebruik door een producent met betrekking tot zijn product, Een bijzondere betekenis krijgen, zodat voor het verbruikende publiek het woord is gaan betekenen dat het product door die specifieke fabrikant wordt geproduceerd. (1) num ‘ s, oneerlijke concurrentie en handelsmerken, §37 (1947). Dit is wat bekend staat als secundaire betekenis.

de kern van de leer van de secundaire betekenis is dat het merk niet alleen de waren identificeert, maar ook de bron van deze waren. Om de secundaire betekenis vast te stellen, moet worden aangetoond dat de primaire betekenis van de term in de hoofden van het consumerende publiek niet het product, maar de producent is (citaten weggelaten). Dit kan een anonieme producent zijn, omdat consumenten vaak goederen kopen zonder de persoonlijke identiteit of de feitelijke naam van de fabrikant te kennen.

Ralston Purina Co. v. Thomas J. Lipton, Inc., 341 F. Supp. 129, 133, 173 USPQ 820, 823 (S. D. N. Y. 1972).

drie basistypen bewijs kunnen worden gebruikt om het verkregen onderscheidend vermogen overeenkomstig §2, onder f), voor een handelsmerk of dienstmerk vast te stellen:

  • (1) eerdere registraties: een claim van eigendom van een of meer actieve eerdere registraties in het Hoofdregister van hetzelfde merk voor waren of diensten die voldoende vergelijkbaar zijn met die welke in de lopende aanvraag zijn geïdentificeerd (37 CFR §2.41 (a) (1); zie TMEP §§1212.04–1212.04(e)));
  • (2) vijf jaar gebruik: Een geverifieerd verklaring dat het merk is uitgegroeid tot een onderscheidend kenmerk van de aanvrager goederen of diensten uit hoofde van de aanvrager aanzienlijk exclusieve en continue gebruik van het merk in de handel voor de periode van vijf jaar vóór de datum waarop de eis van onderscheidend vermogen is gemaakt (37 C. F. R. §2.41(a)(2); zie TMEP §§1212.05–1212.05(d); en
  • (3) Andere titels: Andere gepaste bewijsstukken van verworven onderscheidend vermogen (37 C. F. R. §2.41(a)(3); zie TMEP §§1212.06–1212.06(e)(iv)).

deze drie basistypen van bewijs gelden eveneens voor collectieve merken, collectieve dienstmerken, collectieve lidmaatschapsmerken (samen “collectieve merken”) en certificeringsmerken, met kleine wijzigingen ten aanzien van het soort bewijs dat vereist is vanwege (1) de verschillende functie en het doel van collectieve en certificeringsmerken en (2) het feit dat deze typen merken door iemand anders dan de aanvrager worden gebruikt. Zie 37 C. F. R. §2.41 (b)-(d).

  • (1) Eerdere Registraties: Een claim van eigendom van een of meer actieve voorafgaande registraties in het Hoofdregister van hetzelfde merk voor: waren of diensten die voldoende vergelijkbaar zijn met die welke in de lopende aanvraag worden geïdentificeerd, voor een collectief merk of collectief dienstmerk (37 C. F. R. §2.41(b)(1); vgl. TMEP §§1212.04-1212.04 (e)); goederen, diensten of aard van de collectieve lidmaatschapsorganisatie die voldoende vergelijkbaar zijn met die welke in de lopende aanvraag worden geïdentificeerd, voor een collectief lidmaatschapsmerk (37 C. F. R. §2.41(c) (1); vgl. TMEP §§1212.04-1212.04 (e)); en waren of diensten die voldoende vergelijkbaar zijn met de waren of diensten die in de lopende aanvraag zijn gecertificeerd ,voor een keurmerk(37 CFR, §2.41(d) (1) ); vgl. TMEP §§1212.04-1212.04 (e));
  • (2) vijf jaar gebruik: een geverifieerde verklaring dat het merk onderscheidend vermogen heeft verworven van: de waren of diensten van de leden als gevolg van het feit dat de leden het merk in de handel gedurende de vijf jaar vóór de datum waarop de aanspraak op onderscheidend vermogen wordt gemaakt, voor een collectief merk of collectief dienstmerk (37 C. F. R. §2.41(b)(2); TMEP §1212.05(d)); vermelding van het lidmaatschap van de aanvrager van het collectief lidmaatschap van de organisatie de reden van de leden aanzienlijk exclusieve en continue gebruik van het merk in de handel voor de periode van vijf jaar vóór de datum waarop de eis van onderscheidend vermogen is gemaakt voor een collectief lidmaatschap van de organisatie (37 C. F. R. §2.41(c)(2); TMEP §1212.05(d)); of de gecertificeerde goederen of diensten, de reden van de geautoriseerde gebruikers aanzienlijk exclusieve en continue gebruik van het merk in de handel voor de periode van vijf jaar vóór de datum waarop de eis van onderscheidend vermogen is gemaakt, voor een keurmerk (37 C. F.R. §2.41 (d) (2); TMEP §1212.05(d)); en
  • (3) ander bewijs: ander passend bewijs van verworven onderscheidend vermogen (37 C. F. R. §2.41(b) (3), (c) (3), (d) (3); zie ook TMEP §§1212.06-1212.06 (e) (iv)).

de aanvrager kan een of een combinatie van deze soorten bewijsmateriaal indienen, die hieronder nader worden besproken. Afhankelijk van de aard van het merk en de feiten in het dossier, kan de onderzoekende advocaat vaststellen dat een claim van eigendom van een voorafgaande registratie(s) of een claim van vijf jaar wezenlijk uitsluitend en continu gebruik in de handel onvoldoende is om een Fumus boni juris van verworven onderscheidend vermogen aan te tonen. In dat geval kan de aanvrager vervolgens aanvullend ander bewijs van verkregen onderscheidend vermogen overleggen.

de rechtsbeginselen betreffende het bewijs van verworven onderscheidend vermogen, die in dit hoofdstuk en hieronder worden besproken met betrekking tot merken en dienstmerken, zijn in het algemeen ook van toepassing op collectieve merken en certificeringsmerken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.