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1212 Acquisito un carattere Distintivo o un Significato Secondario

15 U. S. C. §1052(f)

ad Eccezione di quanto espressamente escluso ai commi (a), (b), (c), (d), (e)(3) e (e)(5) di questa sezione, nessuna parte del presente accordo osta a che la registrazione di un marchio utilizzato dal richiedente, che è diventata una caratteristica distintiva dei prodotti della ricorrente in commercio. Il Direttore può accettare come prova prima facie che il marchio è diventato distintivo, quale utilizzato su o in relazione ai prodotti del richiedente in commercio, la prova dell’uso sostanzialmente esclusivo e continuo del marchio come marchio da parte del richiedente in commercio per i cinque anni precedenti la data in cui è fatta la domanda di carattere distintivo. Nessuna disposizione della presente sezione impedisce la registrazione di un marchio che, se utilizzato su o in connessione con i prodotti del richiedente, è principalmente geograficamente ingannevolmente misdescriptive di loro, e che è diventato distintivo dei prodotti del richiedente in commercio prima della data di emanazione del North American Free Trade Agreement Implementation Act.

Se un marchio proposto o un marchio di servizio non è intrinsecamente distintivo, può essere registrato sul Registro principale solo dopo la prova del carattere distintivo acquisito, o “significato secondario”, cioè la prova che è diventato distintivo come applicato ai prodotti o servizi del richiedente in commercio. Se il richiedente stabilisce, con soddisfazione dell’avvocato esaminatore, che la questione in questione ha acquisito carattere distintivo come marchio in relazione ai beni o servizi nominati, allora il marchio è registrabile sul registro principale ai sensi del §2 (f) del Trademark Act, 15 U. S.C. §1052 (f).

nell’ambito della Legge sui Marchi, §2, lettera f), possono essere descritti come segue:

come i primi cinque sezioni di 15 U. S. C. §1052 che definiscono il terreno su cui la registrazione di un marchio deve essere rifiutato, Sezione 2, lettera f) propone come un’eccezione a un rifiuto ai sensi delle disposizioni di una delle altre sezioni, Sezione 2(e) (citazioni omesse). La sezione 2 (f) consente la registrazione di marchi che, pur non qualificandosi per la registrazione alla luce della sezione 2(e), sono tuttavia “diventati distintivi dei prodotti del richiedente in commercio.”Pertanto,” La sezione 2 (f)non è una disposizione in base alla quale la registrazione può essere rifiutata”… ma è una disposizione in base alla quale un richiedente ha la possibilità di dimostrare che egli ha diritto ad una registrazione di marchio federale che altrimenti sarebbe rifiutato.

Yamaha Int’l Corp. v. Hoshino Gakki Co., 840 F. 2d 1572, 1580, 6 USPQ2d 1001, 1007 (alimentato. Cir. 1988), citando In re Capital Formation Counselors, Inc., 219 USPQ 916, 917 n. 2 (TTAB 1983).

Lo scopo e il significato del significato secondario possono essere descritti come segue:

Un termine che è descrittivo… può, attraverso l’uso da parte di un produttore con riferimento al suo prodotto, acquisire un significato speciale in modo che per il pubblico consumatore la parola è venuto a significare che il prodotto è prodotto da quel particolare produttore. 1 Nim, Concorrenza sleale e marchi al §37 (1947). Questo è ciò che è noto come significato secondario.

Il punto cruciale della dottrina del significato secondario è che il marchio viene a identificare non solo i beni, ma la fonte di tali beni. Per stabilire un significato secondario, si deve dimostrare che il significato primario del termine nella mente del pubblico consumatore non è il prodotto ma il produttore (citazioni omesse). Questo può essere un produttore anonimo, poiché i consumatori spesso acquistano beni senza conoscere l’identità personale o il nome effettivo del produttore.

Ralston Purina Co. per maggiori informazioni: , 341 F. Supp. 129, 133, 173 USPQ 820, 823 (S. D. N. Y. 1972).

Tre tipi fondamentali di prove possono essere utilizzati per stabilire il carattere distintivo acquisito ai sensi del §2 (f) per un marchio o un marchio di servizio:

  • (1) Registrazioni precedenti: una rivendicazione di proprietà di una o più registrazioni precedenti attive sul registro principale dello stesso marchio per beni o servizi sufficientemente simili a quelli identificati nella domanda in sospeso(37 CFR §2.41(a) (1); vedere TMEP §§1212.04–1212.04(e));
  • (2) Cinque anni di utilizzo: Verificato l’indicazione che il marchio ha acquisito un carattere distintivo del richiedente beni o servizi in ragione del richiedente, sostanzialmente esclusivo e continuo uso del marchio in commercio per i cinque anni precedenti la data della domanda di carattere distintivo è fatto (37 C. F. R. §2.41(a)(2); vedi TMEP §§1212.05–1212.05(d)); e
  • (3) Altri elementi di Prova: Altra prova di carattere distintivo acquisito (37 C. F. R. §2.41(a)(3); vedi TMEP §§1212.06–1212.06(e)(iv)).

Questi tre tipi fondamentali di prove si applicano allo stesso modo ai marchi collettivi, ai marchi di servizio collettivi e ai marchi di appartenenza collettiva (insieme “marchi collettivi”) e ai marchi di certificazione, con lievi modifiche per quanto riguarda il tipo di prove richieste a causa (1) della diversa funzione e scopo dei marchi collettivi e di certificazione e (2) del fatto che questi tipi di Vedi 37 C. F. R. §2.41(b) – (d).

  • (1) Registrazioni precedenti: Una rivendicazione di proprietà di una o più registrazioni precedenti attive sul Registro principale dello stesso marchio per: beni o servizi sufficientemente simili a quelli identificati nella domanda in corso, per un marchio collettivo o un marchio di servizio collettivo (37 C. F. R. §2.41 (b) (1); cfr. TMEP §§1212.04–1212.04(e)); beni, servizi o natura dell’organizzazione di appartenenza collettiva che sono sufficientemente simili a quelli identificati nella domanda in sospeso, per un marchio di appartenenza collettiva (37 CFR §2.41(c) (1); cfr. TMEP §§1212.04–1212.04(e)); e beni o servizi che sono sufficientemente simili ai beni o servizi certificati nella domanda in corso, per un marchio di certificazione (37 C. F. R. §2.41 (d) (1)); cfr. TMEP §§1212.04–1212.04(e));
  • (2) Cinque Anni: verificato la dichiarazione che il marchio è diventato distintivo di: soci beni o servizi in ragione dei membri’ sostanzialmente esclusivo e continuo uso del marchio in commercio per i cinque anni precedenti la data della domanda di carattere distintivo, per un marchio collettivo o di servizio collettivo (37 C. F. R. §2.41(b)(2); TMEP §1212.05(d); – che indica l’appartenenza del richiedente collettiva dell’organizzazione di appartenenza in ragione dei membri’ sostanzialmente esclusivo e continuo uso del marchio in commercio per i cinque anni precedenti la data della domanda di carattere distintivo, per un collettivo di organizzazioni associative (37 C. F. R. §2.41(c)(2); TMEP §1212.05(d)); o il certificato di beni o servizi, in ragione degli utenti autorizzati’ sostanzialmente esclusivo e continuo uso del marchio in commercio per i cinque anni precedenti la data della domanda di carattere distintivo, per un marchio di certificazione (37 C. F.R. §2.41 (d) (2); TMEP §1212.05 (d)); e
  • (3) Altre prove: Altre prove appropriate di distintività acquisita(37 CFR §2.41(b) (3), (c) (3), (d) (3); cfr. TMEP §§1212.06–1212.06(e)(iv)).

Il richiedente può presentare uno o qualsiasi combinazione di questi tipi di prove, che sono discussi in modo più dettagliato di seguito. A seconda della natura del marchio e dei fatti nel record, l’avvocato esaminatore può stabilire che una rivendicazione di proprietà di una o più registrazioni precedenti o una rivendicazione di un uso sostanzialmente esclusivo e continuo di cinque anni nel commercio è insufficiente per stabilire un caso prima facie di distintività acquisita. In tal caso, il richiedente può presentare ulteriori altri elementi di prova del carattere distintivo acquisito.

I principi legali relativi alle prove di distintività acquisite discussi in questa sezione e sotto per quanto riguarda i marchi e i marchi di servizio si applicano generalmente anche ai marchi collettivi e ai marchi di certificazione.

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