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1212 A acquis un Caractère distinctif ou une Signification secondaire

15 U.S.C. §1052 (f)

Sauf exception expresse aux paragraphes a), b), c), d), e)(3) et e)(5) de la présente section, aucune disposition des présentes n’empêche l’enregistrement d’une marque utilisée par le déposant qui est devenue distinctive des produits du déposant dans le commerce. Le directeur peut accepter comme preuve prima facie que la marque est devenue distinctive, telle qu’elle est utilisée sur ou en relation avec les produits de la demanderesse dans le commerce, la preuve de son utilisation essentiellement exclusive et continue en tant que marque par la demanderesse dans le commerce pendant les cinq années précédant la date à laquelle la revendication du caractère distinctif est faite. Aucune disposition de la présente section n’empêche l’enregistrement d’une marque qui, lorsqu’elle est utilisée sur ou en relation avec les produits du déposant, en est principalement une description erronée géographiquement trompeuse et qui est devenue distinctive des produits du déposant dans le commerce avant la date de l’adoption de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.

Si une marque ou une marque de service proposée n’est pas intrinsèquement distinctive, elle ne peut être enregistrée au Registre principal que sur preuve du caractère distinctif acquis, ou  » sens secondaire », c’est-à-dire la preuve qu’elle est devenue distinctive telle qu’elle est appliquée aux produits ou services du demandeur dans le commerce. Si le demandeur établit, à la satisfaction du juge d’instruction, que la matière en question a acquis un caractère distinctif en tant que marque par rapport aux produits ou services désignés, la marque est alors enregistrable sur le Registre principal en vertu du §2(f) de la Loi sur les marques, 15 États-Unis.C. §1052(f).

Dans le cadre de la Loi sur les marques, le §2(f) peut être décrit comme suit:

n comme les cinq premières sections du 15 U.S.C. §1052 qui définissent les motifs pour lesquels un enregistrement de marque doit être refusé, l’article 2(f) sert d’exception à un rejet en vertu des dispositions de l’une des autres sections, l’article 2(e) (citation omise). L’article 2(f) autorise l’enregistrement de marques qui, bien qu’elles ne soient pas admissibles à l’enregistrement à la lumière de l’article 2(e), sont néanmoins « devenues distinctives des produits du demandeur dans le commerce. » Ainsi, « l’article 2(f) n’est pas une disposition sur laquelle l’enregistrement peut être refusé « … mais est une disposition en vertu de laquelle un demandeur a une chance de prouver qu’il a droit à un enregistrement fédéral de marque qui serait autrement refusé.

Yamaha Int’l Corp. v. Hoshino Gakki Co., 840 F.2d 1572, 1580, 6 USPQ2d 1001, 1007 (Fed. Cir. 1988), citant re Capital Formation Counselors, Inc., 219 USPQ 916, 917 n. 2 (TTAB 1983).

Le but et la signification de la signification secondaire peuvent être décrits comme suit:

Un terme qui est descriptif… peut, par l’utilisation d’un producteur en référence à son produit, acquérir une signification particulière de sorte que pour le public consommateur, le mot signifie que le produit est fabriqué par ce fabricant particulier. 1 Nims, Concurrence déloyale et Marques au §37 (1947). C’est ce qu’on appelle le sens secondaire.

Le nœud de la doctrine du sens secondaire est que la marque vient identifier non seulement les produits, mais la source de ces produits. Pour établir une signification secondaire, il faut montrer que la signification première du terme dans l’esprit du public consommateur n’est pas le produit mais le producteur (citations omises). Il peut s’agir d’un producteur anonyme, car les consommateurs achètent souvent des produits sans connaître l’identité personnelle ou le nom réel du fabricant.

Ralston Purina Co. c. Thomas J. Lipton, Inc., 341 F. Supp. 129, 133, 173 USPQ 820, 823 (S.D.N.Y. 1972).

Trois types de preuves de base peuvent être utilisés pour établir le caractère distinctif acquis en vertu du §2(f) pour une marque de commerce ou une marque de service:

  • (1) Enregistrements antérieurs: Une revendication de propriété d’un ou plusieurs enregistrements antérieurs actifs sur le Registre principal de la même marque pour des produits ou des services suffisamment similaires à ceux identifiés dans la demande en instance (37 C.F.R. §2.41 a)(1); voir TMEP §§1212.04–1212.04 (e));
  • (2) Cinq Ans D’Utilisation: Une déclaration vérifiée selon laquelle la marque est devenue distinctive des produits ou services du demandeur en raison de l’usage substantiellement exclusif et continu de la marque dans le commerce par le demandeur pendant les cinq années précédant la date à laquelle la revendication du caractère distinctif est faite (37 C.F.R. §2.41 a)(2); voir TMEP §§1212.05–1212.05d)); et
  • (3) Autres preuves: Autres preuves appropriées du caractère distinctif acquis (37 C.F. R. §2.41(a)(3); voir TMEP §§1212.06–1212.06(e)(iv)).

Ces trois types de preuves de base s’appliquent de la même manière aux marques collectives, aux marques de service collectives et aux marques d’appartenance collective (ensemble « marques collectives ») et aux marques de certification, avec de légères modifications concernant le type de preuves requises en raison (1) de la fonction et de l’objet différents des marques collectives et de certification et (2) du fait que ces types de marques sont utilisés par une personne autre que le demandeur. Voir 37 C.F.R. §2.41(b)-(d).

  • (1) Inscriptions Antérieures: Une revendication de propriété d’un ou de plusieurs enregistrements antérieurs actifs sur le Registre principal de la même marque pour : des produits ou des services suffisamment similaires à ceux identifiés dans la demande pendante, pour une marque collective ou une marque de service collective (37 C.F.R. §2.41 b) 1); cf. TMEP §§1212.04–1212.04(e)); produits, services ou nature de l’organisation d’adhésion collective qui sont suffisamment similaires à ceux identifiés dans la demande en instance, pour une marque d’adhésion collective (37 C.F.R. §2.41(c)(1); cf. TMEP §§1212.04–1212.04(e)); et des produits ou services qui sont suffisamment similaires aux produits ou services certifiés dans la demande en instance, pour une marque de certification (37 C.F.R. §2.41(d)(1)); cf. TMEP §§1212.04–1212.04 (f));
  • (2) Cinq ans d’utilisation: Une déclaration vérifiée que la marque est devenue distinctive des produits ou services des membres en raison de l’usage substantiellement exclusif et continu de la marque dans le commerce par les membres pendant les cinq ans précédant la date à laquelle la revendication du caractère distinctif est faite, pour une marque collective ou une marque de service collective (37 C.F.R. §2.41 (b)(2); TMEP §1212.05(d)); indiquer l’appartenance à l’organisation collective d’adhésion du demandeur en raison de l’usage substantiellement exclusif et continu de la marque dans le commerce par les membres pendant les cinq années précédant la date à laquelle la revendication du caractère distinctif est faite, pour une organisation collective d’adhésion (37 C.F.R. §2.41(c)(2); TMEP §1212.05(d)); ou les produits ou services certifiés, en raison de l’usage substantiellement exclusif et continu de la marque dans le commerce par les utilisateurs autorisés pendant les cinq années précédant la date à laquelle la revendication de le caractère distinctif est fait, pour une marque de certification (37 C.F.R. §2.41(d)(2); TMEP §1212.05(d)); et
  • (3) Autres preuves: Autres preuves appropriées du caractère distinctif acquis (37 C.F.R. §2.41(b)(3), (c)(3), (d)(3); cf. TMEP §§1212.06–1212.06(e)(iv)).

Le demandeur peut présenter un ou toute combinaison de ces types de preuves, qui sont discutées plus en détail ci-dessous. En fonction de la nature de la marque et des faits au dossier, l’avocat examinateur peut déterminer qu’une revendication de propriété d’un ou de plusieurs enregistrements antérieurs ou une revendication d’un usage substantiellement exclusif et continu dans le commerce de cinq ans est insuffisante pour établir une preuve prima facie de caractère distinctif acquis. Dans ce cas, le demandeur peut alors présenter d’autres preuves supplémentaires du caractère distinctif acquis.

Les principes juridiques relatifs à la preuve du caractère distinctif acquis discutés dans la présente section et ci-dessous en ce qui concerne les marques de commerce et les marques de service s’appliquent généralement également aux marques collectives et aux marques de certification.

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