BitLaw

1212 hankittu erottamiskyky tai toissijainen merkitys

15 1052 §(f)

jollei tämän jakson a, b, c, d, e, 3 ja E, 5 alakohdassa nimenomaisesti toisin määrätä, mikään tässä ei estä rekisteröimästä sellaista hakijan käyttämää tavaramerkkiä, joka on erottamaton kantajan kauppatavaroista. Johtaja voi hyväksyä alustavaksi todisteeksi siitä, että tavaramerkistä on tullut erottamiskykyinen, sellaisena kuin sitä käytetään kantajan kauppatavaroissa tai niiden yhteydessä, todisteet siitä, että kantaja on käyttänyt tavaramerkkiä tavaramerkkinä olennaisesti yksinomaan ja jatkuvasti viiden vuoden ajan ennen erottamiskykyä koskevan väitteen esittämistä. Mikään tässä jaksossa ei estä rekisteröimästä tavaramerkkiä, joka hakijan tavaroissa tai niiden yhteydessä käytettynä on ensisijaisesti maantieteellisesti harhaanjohtava ja josta on tullut erottamiskykyinen hakijan kauppatavaroista ennen Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen täytäntöönpanolain voimaantulopäivää.

jos ehdotettu tavaramerkki tai palvelumerkki ei ole luonnostaan erottamiskykyinen, se voidaan rekisteröidä päärekisteriin vain, jos on osoitettu, että se on erottamiskykyinen tai ”toissijainen merkitys”, toisin sanoen todiste siitä, että siitä on tullut erottamiskykyinen sellaisena kuin sitä sovelletaan hakijan kaupallisiin tavaroihin tai palveluihin. Jos hakija toteaa tutkivaa asianajajaa tyydyttävällä tavalla, että kyseinen asia on saanut erottamiskyvyn tavaramerkkinä suhteessa nimettyihin tavaroihin tai palveluihin, tavaramerkki on rekisteröitävissä päärekisteriin tavaramerkkilain 2§: n f alakohdan nojalla 15 U. S.C. 1052§: n f alakohta.

tavaramerkkilain 2§: n f alakohtaa voidaan kuvata seuraavasti:

nlike ensimmäiset viisi jaksoa 15 U. S. C. §1052, jotka määrittelevät perusteet, joilla tavaramerkin rekisteröinti on evättävä, § 2(f) toimii poikkeuksena hylkäämiseen säännösten nojalla yksi muiden osien, § 2(e) (lainaus jätetty pois). 2§: n f momentissa sallitaan sellaisten tavaramerkkien rekisteröinti, jotka 2§: n e momentin perusteella eivät ole rekisteröintikelpoisia, mutta jotka kuitenkin ”erottuvat selvästi kantajan kaupallisista tavaroista.”Näin ollen” 2 kohdan f alakohta ei ole säännös, jonka perusteella rekisteröinnistä voidaan kieltäytyä”… kyseessä on kuitenkin säännös, jonka mukaan hakijalla on mahdollisuus osoittaa, että hänellä on oikeus liittovaltion tavaramerkkirekisteröintiin, joka muutoin evättäisiin.

Yamaha Int ’ l Corp. v. Hoshino Gakki Co., 840 F. 2D 1572, 1580, 6 USPQ2d 1001, 1007 (Fed. Cir. 1988), lainaten teoksessa re Capital Formation Counselors, Inc., 219 USPQ 916, 917 n. 2 (TTAB 1983).

toissijaisen merkityksen tarkoitusta ja merkitystä voidaan kuvata seuraavasti:

kuvaileva termi… voi yhden tuottajan käyttäessä tuotettaan saada erityisen merkityksen, niin että kuluttavalle yleisölle sana on alkanut merkitä sitä, että tuote on kyseisen valmistajan valmistama. 1 Nims, vilpillinen Kilpailu ja tavaramerkit §37 (1947). Tämä on niin sanottu toissijainen merkitys.

toissijaisen merkitysopin ydin on se, että tavaramerkki tulee tunnistamaan paitsi tavaran myös sen lähteen. Toissijaisen merkityksen määrittämiseksi on osoitettava, että termin ensisijainen merkitys kuluttavan yleisön mielessä ei ole tuote vaan tuottaja (sitaatit jätetään pois). Kyseessä voi olla nimetön tuottaja, sillä kuluttajat ostavat tavaroita usein tietämättä valmistajan henkilöllisyyttä tai oikeaa nimeä.

Ralston Purina Co. v. Thomas J. Lipton, Inc., 341 F. Supp. 129, 133, 173 USPQ 820, 823 (S. D. N. Y. 1972).

tavaramerkin tai palvelumerkin 2§: n f momentin mukaisen erottamiskyvyn osoittamiseksi voidaan käyttää kolmea perustyyppiä:

  • (1) Ennakkorekisteröinnit: vaatimus saman merkin Päärekisterissä olevan yhden tai useamman aktiivisen ennakkorekisteröinnin omistamisesta tavaroille tai palveluille, jotka ovat riittävän samankaltaisia kuin vireillä olevassa hakemuksessa yksilöidyt tavarat tai palvelut (37 C. F. R. §2.41(a)(1); ks. TMEP §§1212.04–1212.04(e)));
  • (2) viiden vuoden käyttö: Todennettu lausunto siitä, että tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi kantajan tavaroista tai palveluista sen vuoksi, että kantaja on käyttänyt tavaramerkkiä huomattavan yksinomaisesti ja jatkuvasti viiden vuoden ajan ennen erottamiskykyä koskevan väitteen esittämistä (37 C. F. R. §2.41(a)(2); ks.TMEP §§1212.05–1212.05(d)); ja
  • (3) muu näyttö: muu asianmukainen näyttö saavutetusta erottamiskyvystä (37 C. F. 1212. 06–1212. 06(E)(IV))).

näitä kolmea perustodistelutyyppiä sovelletaan samalla tavoin kollektiivisiin tavaramerkkeihin, yhteispalvelumerkkeihin ja kollektiivisiin jäsenmerkkeihin (yhdessä ”yhteismerkit”) ja varmennemerkkeihin, mutta vaadittavien todisteiden Tyyppi muuttuu hieman, koska 1) yhteisömerkkien ja varmennusmerkkien tehtävä ja tarkoitus on erilainen ja 2) joku muu kuin hakija käyttää näitä tavaramerkkityyppejä. KS.37 C. F. R. §2.41(B)-(d).

  • (1) Ennakkorekisteröinnit: Vaatimus yhden tai useamman aktiivisen ennakkorekisteröinnin omistusoikeudesta saman tavaramerkin päärekisteriin: tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat riittävän samankaltaisia kuin vireillä olevassa hakemuksessa yksilöidyt tavarat tai palvelut, yhteistä tavaramerkkiä tai yhteistä palvelumerkkiä varten (37 C. F. R. §2.41(B)(1); vrt. TMEP §§1212.04-1212.04 (e)); kollektiivisen jäsenorganisaation tavarat, palvelut tai luonne, jotka ovat riittävän samanlaisia kuin vireillä olevassa hakemuksessa yksilöidyt kollektiivisen jäsenyysmerkin osalta(37 C. F. R. §2.41(C) (1); vrt. TMEP §§1212. 04–1212. 04(e)); ja tavarat tai palvelut, jotka ovat riittävän samankaltaisia kuin vireillä olevassa hakemuksessa varmennusmerkiksi sertifioidut tavarat tai palvelut (37 C. F. R. §2.41(d)(1) ); vrt. TMEP §§1212.04-1212.04 (e));
  • (2) viiden vuoden käyttö: todennettu ilmoitus siitä, että tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi: jäsenten tavaroista tai palveluista sen vuoksi, että jäsenet ovat käyttäneet tavaramerkkiä huomattavan yksinomaisesti ja jatkuvasti viiden vuoden ajan ennen erottamiskykyä koskevan väitteen esittämistä yhteisen tavaramerkin tai yhteispalvelumerkin osalta (37 C. F. R. §2.41(B)(2); tmep §1212.05(d)); jäsenyydestä kantajan kollektiivisessa jäsenjärjestössä sen vuoksi, että jäsenet ovat käyttäneet tavaramerkkiä huomattavan yksinomaisesti ja yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan ennen erottamiskykyä koskevan väitteen esittämistä, kollektiivista jäsenjärjestöä varten (37 C. F. R. §2.41(C)(2); tmep §1212.05(d)); tai sertifioituja tavaroita tai palveluja sen vuoksi, että valtuutetut käyttäjät ovat käyttäneet tavaramerkkiä huomattavan yksinomaisesti ja yhtäjaksoisesti kaupallisessa toiminnassa viiden vuoden ajan ennen sitä päivää, jona vaatimus erottamiskyky on tehty varmennusmerkiksi (37 C. F.R. §2.41(d)(2); TMEP §1212.05(d)); ja
  • (3) muut todisteet: muut asianmukaiset todisteet hankitusta erottamiskyvystä (37 C. F. R. §2.41(B)(3), (c)(3), (d)(3); vrt. TMEP §§1212. 06-1212. 06(E) (iv)).

hakija voi toimittaa yhden tai minkä tahansa tämäntyyppisen näytön yhdistelmän, jota käsitellään yksityiskohtaisemmin jäljempänä. Tavaramerkin luonteesta ja rekisteriin sisältyvistä seikoista riippuen asiaa tutkiva asianajaja voi todeta, että vaatimus ennakkorekisteröinnin (- rekisteröintien) omistuksesta tai vaatimus viiden vuoden ajan olennaisesti yksinomaisesta ja jatkuvasta käytöstä kaupankäynnissä ei riitä osoittamaan alustavaa erottamiskykyä. Tällöin hakija voi esittää muita täydentäviä todisteita saavutetusta erottamiskyvystä.

tässä ja jäljempänä tavaramerkkeihin ja palvelumerkkeihin liittyviä hankittua erottamiskykyä koskevia oikeudellisia periaatteita sovelletaan yleisesti myös yhteisömerkkeihin ja todistusmerkkeihin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.