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1212 Carácter Distintivo adquirido o Significado Secundario

15 U. S. C. §1052 (f)

Salvo que se excluya expresamente en las subsecciones (a), (b), (c), (d), (e) (3) y (e) (5) de esta sección, nada de lo dispuesto en este documento impedirá el registro de una marca utilizada por el solicitante que se haya convertido en distintivo de los productos comerciales del solicitante. El Director podrá aceptar como prueba prima facie de que la marca se ha convertido en distintiva, tal como se utiliza en los productos comerciales del solicitante o en relación con ellos, la prueba del uso sustancialmente exclusivo y continuo de la misma como marca por el solicitante en el comercio durante los cinco años anteriores a la fecha en que se haga la reivindicación de carácter distintivo. Nada de lo dispuesto en esta sección impedirá el registro de una marca que, cuando se utilice en los productos del solicitante o en relación con ellos, sea principalmente una descripción errónea geográficamente engañosa de los mismos, y que se haya convertido en distintivo de los productos del solicitante comercializados antes de la fecha de promulgación de la Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Si una marca de servicio o de marca de fábrica o de comercio propuesta no es intrínsecamente distintiva, solo podrá registrarse en el Registro Principal si se demuestra que tiene carácter distintivo adquirido, o «significado secundario», es decir, prueba de que se ha convertido en distintivo aplicado a los productos o servicios comerciales del solicitante. Si el solicitante establece, a satisfacción del abogado examinador, que el asunto en cuestión ha adquirido carácter distintivo como marca en relación con los productos o servicios mencionados, entonces la marca es registrable en el Registro Principal de conformidad con la sección 2(f) de la Ley de Marcas, 15 U. S.C. §1052 f).

En el contexto de la Ley de Marcas, el §2 (f) puede describirse de la siguiente manera:

al igual que los cinco primeros artículos de 15 U. S. C. §1052, en los que se definen los motivos por los que debe denegarse el registro de una marca, el artículo 2(f) sirve de excepción a un rechazo en virtud de las disposiciones de uno de los otros artículos, el artículo 2(e) (se omite la cita). La Sección 2 (f) permite el registro de marcas que, a pesar de no reunir los requisitos para el registro a la luz de la Sección 2(e), «se han convertido en distintivos de los productos comerciales del solicitante. Por lo tanto, «el apartado f) del artículo 2 no es una disposición sobre la que pueda denegarse la inscripción»… pero es una disposición en virtud de la cual un solicitante tiene la oportunidad de demostrar que tiene derecho a un registro federal de marca que de otro modo se le denegaría.

Yamaha Int’l Corp v. Hoshino Gakki Co., 840 F. 2d 1572, 1580, 6 USPQ2d 1001, 1007 (Fed. Cir. 1988), citando En re Capital Formation Counselors, Inc., 219 USPQ 916, 917 n. 2 (TTAB 1983).

El propósito y el significado del significado secundario pueden describirse de la siguiente manera:

Un término descriptivo… puede, a través del uso por un productor con referencia a su producto, adquirir un significado especial de modo que para el público consumidor la palabra ha llegado a significar que el producto es producido por ese fabricante en particular. 1 Nims, Competencia desleal y marcas en §37 (1947). Esto es lo que se conoce como significado secundario.

El quid de la doctrina del significado secundario es que la marca viene a identificar no solo los productos, sino la fuente de esos productos. Para establecer un significado secundario, debe demostrarse que el significado primario del término en la mente del público consumidor no es el producto, sino el productor (se omiten las citas). Este puede ser un productor anónimo, ya que los consumidores a menudo compran productos sin conocer la identidad personal o el nombre real del fabricante.

Ralston Purina Co. v. Thomas J. Lipton, Inc., 341 F. Supp. 129, 133, 173 USPQ 820, 823 (S. D. N. Y. 1972).

Se pueden utilizar tres tipos básicos de pruebas para establecer el carácter distintivo adquirido en virtud del artículo 2 (f) de una marca de fábrica o de servicio:

  • (1) Registros anteriores: Una reclamación de propiedad de uno o más registros anteriores activos en el Registro Principal de la misma marca para productos o servicios que son suficientemente similares a los identificados en la solicitud pendiente (37 C. F. R. §2.41 (a) (1); ver TMEP §§1212.04–1212.04( e));
  • (2) Cinco Años de Uso: Una declaración verificada de que la marca se ha convertido en distintivo de los productos o servicios del solicitante en razón del uso sustancialmente exclusivo y continuo de la marca en el comercio por el solicitante durante los cinco años anteriores a la fecha en que se hace la reclamación de carácter distintivo (37 C. F. R. §2.41(a)(2); ver TMEP §§1212.05–1212.05(d)); y
  • (3) Otras Pruebas: Otras pruebas apropiadas de carácter distintivo adquirido (37 C. F. R. §2.41(a)(3); ver TMEP §§1212.06–1212.06(e)(iv)).

Estos tres tipos básicos de pruebas se aplican de manera similar a las marcas colectivas, las marcas de servicio colectivas, las marcas de afiliación colectivas (en conjunto, «marcas colectivas») y las marcas de certificación, con ligeras modificaciones en cuanto al tipo de prueba requerida debido a (1) la función y el propósito diferentes de las marcas colectivas y de certificación y (2) el hecho de que estos tipos de marcas son utilizados por alguien que no es el solicitante. Véase 37 C. F. R. §2.41 b) a d).

  • (1) Inscripciones Previas: Una reclamación de propiedad de uno o más registros anteriores activos en el Registro Principal de la misma marca para: productos o servicios suficientemente similares a los identificados en la solicitud pendiente, para una marca colectiva o marca de servicio colectiva (37 C. F. R. §2.41(b)(1); cf. TMEP §§1212.04–1212.04(e)); bienes, servicios o naturaleza de la organización de membresía colectiva que sean suficientemente similares a los identificados en la solicitud pendiente, para una marca de membresía colectiva (37 C. F. R. §2.41(c)(1); cf. TMEP §§1212.04–1212.04 (e)); y productos o servicios que sean suficientemente similares a los productos o servicios certificados en la solicitud pendiente, para una marca de certificación (37 C. F. R. §2.41(d)(1) ); cf. TMEP §§1212.04–1212.04 (e));
  • (2) Uso durante cinco años: Una declaración verificada de que la marca se ha convertido en distintivo de: los productos o servicios de los miembros en razón del uso sustancialmente exclusivo y continuo de la marca por parte de los miembros en el comercio durante los cinco años anteriores a la fecha en que se hace la reclamación de carácter distintivo, para una marca colectiva o marca de servicio colectiva (37 C. F. R. §2.41(b)(2); TMEP §1212.05(d)); indicando la membresía en la organización colectiva de membresía del solicitante por razón del uso sustancialmente exclusivo y continuo de la marca en commerce por los miembros durante los cinco años anteriores a la fecha en que se hace la reclamación de carácter distintivo, para una organización colectiva de membresía (37 C. F. R. §2.41(c)(2); TMEP §1212.05(d)); o los productos o servicios certificados, por razón del uso sustancialmente exclusivo y continuo de la marca en commerce por los usuarios autorizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se establece el carácter distintivo de una marca de certificación (37 C. F.R. §2.41(d) (2); TMEP §1212.05 (d)); y
  • (3) Otras pruebas: Otras pruebas apropiadas del carácter distintivo adquirido(37 C. F. R. §2.41(b) (3), (c) (3), (d) (3); cf. TMEP §§1212.06–1212.06 (e) (iv)).

El solicitante puede presentar uno o cualquier combinación de estos tipos de pruebas, que se examinan con más detalle a continuación. Dependiendo de la naturaleza de la marca y de los hechos que consten en el expediente, el abogado examinador puede determinar que un reclamo de propiedad de un registro o registros previos o un reclamo de uso sustancialmente exclusivo y continuo en el comercio durante cinco años es insuficiente para establecer un caso prima facie de carácter distintivo adquirido. En tal caso, el solicitante podrá presentar otras pruebas adicionales del carácter distintivo adquirido.

Los principios jurídicos relativos a la prueba del carácter distintivo adquirido que se examinan en esta sección y a continuación con respecto a las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicio se aplican en general también a las marcas colectivas y a las marcas de certificación.

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