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1212 Erworbene Unterscheidungskraft oder sekundäre Bedeutung

15 U.S.C. §1052 (f)

Sofern in den Unterabschnitten (a), (b), (c), (d), (e) (3) und (e) (5) dieses Abschnitts nicht ausdrücklich ausgeschlossen, steht der Eintragung einer vom Anmelder verwendeten Marke, die für die Waren des Anmelders im Handel unterscheidbar geworden ist, nichts entgegen. Der Direktor kann als Anscheinsbeweis, dass die Marke Unterscheidungskraft erlangt hat, wie sie auf oder in Verbindung mit den Waren des Anmelders im Handel verwendet wird, den Nachweis einer im Wesentlichen ausschließlichen und kontinuierlichen Verwendung derselben als Marke durch den Anmelder im Handel für die fünf Jahre vor dem Tag, an dem der Unterscheidungsanspruch geltend gemacht wird, akzeptieren. Nichts in diesem Abschnitt steht der Eintragung einer Marke entgegen, die, wenn sie auf oder in Verbindung mit den Waren des Anmelders verwendet wird, ist in erster Linie geografisch täuschend falsch beschrieben, und die die Waren des Anmelders im Handel vor dem Datum des Inkrafttretens des North American Free Trade Agreement Implementation Act unterscheidungskräftig machte.

Wenn eine vorgeschlagene Marke oder Dienstleistungsmarke nicht von Natur aus unterscheidungskräftig ist, kann sie nur nach Nachweis der erworbenen Unterscheidungskraft oder „sekundären Bedeutung“, dh des Nachweises, dass sie unterscheidungskräftig geworden ist, in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen des Anmelders im Handel, in das Hauptregister eingetragen werden. Stellt der Anmelder zur Zufriedenheit des prüfenden Anwalts fest, dass die fragliche Sache in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen Unterscheidungskraft als Marke erlangt hat, ist die Marke im Hauptregister gemäß §2 (f) des Markengesetzes, 15 U.S.C. §1052(f).

Im Rahmen des Markengesetzes kann §2(f) wie folgt beschrieben werden:

nwie die ersten fünf Abschnitte von 15 U.S.C. §1052, die die Gründe definieren, aus denen eine Markeneintragung abgelehnt werden soll, Abschnitt 2(f) dient als Ausnahme von einer Ablehnung nach den Bestimmungen eines der anderen Abschnitte, Abschnitt 2 (e) (Zitat weggelassen). Abschnitt 2(f) erlaubt die Eintragung von Marken, die, obwohl sie nicht für die Eintragung im Lichte des Abschnitts qualifiziert sind 2(e), dennoch „Unterscheidungskraft der Waren des Anmelders im Handel geworden sind.“ Somit, „Abschnitt 2(f) ist keine Bestimmung, über die Registrierung verweigert werden kann,“… es handelt sich jedoch um eine Bestimmung, nach der ein Antragsteller nachweisen kann, dass er Anspruch auf eine Bundesmarkeneintragung hat, die andernfalls abgelehnt würde.

Yamaha Int’l Corp. gegen Hoshino Gakki Co., 840 F.2d 1572, 1580, 6 USPQ2d 1001, 1007 (Zugeführt. Cir. 1988), zitiert in re Capital Formation Counselors, Inc., 219 USPQ 916, 917 n.2 (TTAB 1983).

Der Zweck und die Bedeutung der sekundären Bedeutung können wie folgt beschrieben werden:

Ein Begriff, der beschreibend ist… kann durch den Gebrauch eines Herstellers in Bezug auf sein Produkt eine besondere Bedeutung erlangen, so dass das Wort für die konsumierende Öffentlichkeit bedeutet, dass das Produkt von diesem bestimmten Hersteller hergestellt wird. 1 Nims, Unlauterer Wettbewerb und Marken bei §37 (1947). Dies ist, was als sekundäre Bedeutung bekannt ist.

Der Kern der sekundären Bedeutungslehre besteht darin, dass die Marke nicht nur die Waren, sondern auch die Quelle dieser Waren identifiziert. Um eine sekundäre Bedeutung zu etablieren, muss gezeigt werden, dass die primäre Bedeutung des Begriffs in den Köpfen der konsumierenden Öffentlichkeit nicht das Produkt, sondern der Produzent ist (Zitate weggelassen). Dies kann ein anonymer Hersteller sein, da Verbraucher häufig Waren kaufen, ohne die persönliche Identität oder den tatsächlichen Namen des Herstellers zu kennen.

Ralston Purina Co. v. Thomas J. Lipton, Inc., 341 F. Supp. 129, 133, 173 USPQ 820, 823 (S.D.N.Y. 1972).

Zur Feststellung der erworbenen Unterscheidungskraft nach §2(f) für eine Marke oder Dienstleistungsmarke können drei grundlegende Beweisarten herangezogen werden:

  • (1) Vorherige Eintragungen: Ein Anspruch auf Eigentum an einer oder mehreren aktiven früheren Eintragungen im Hauptregister derselben Marke für Waren oder Dienstleistungen, die denen in der anhängigen Anmeldung ausreichend ähnlich sind (37 C.F.R. §2.41 (a) (1); siehe TMEP §§1212.04–1212.04(e));
  • (2) Fünf Jahre Verwenden: Eine verifizierte Erklärung, dass die Marke aufgrund der im Wesentlichen ausschließlichen und kontinuierlichen Verwendung der Marke durch den Anmelder im Handel in den fünf Jahren vor dem Tag, an dem der Unterscheidungsanspruch geltend gemacht wird, für die Waren oder Dienstleistungen des Anmelders unterscheidungskräftig geworden ist (37 C.F.R. §2.41(a) (2); siehe TMEP §§1212.05–1212.05(d)); und
  • (3) Andere Beweise: Andere geeignete Beweise für die erworbene Unterscheidungskraft (37 C.F.R. R. §2.41(a)(3); siehe TMEP §§1212.06–1212.06(e)(iv)).

Diese drei grundlegenden Arten von Beweismitteln gelten in ähnlicher Weise für Kollektivmarken, Kollektivdienstmarken und Kollektivmitgliedsmarken (zusammen „Kollektivmarken“) und Zertifizierungsmarken, mit geringfügigen Änderungen in Bezug auf die Art der erforderlichen Nachweise aufgrund (1) der unterschiedlichen Funktion und des unterschiedlichen Zwecks von Kollektiv- und Zertifizierungsmarken und (2) der Tatsache, dass diese Arten von Marken von einer anderen Person als dem Antragsteller verwendet werden. Siehe 37 C.F.R. §2.41(b)-(d).

  • (1) Vorherige Anmeldungen: Ein Anspruch auf Eigentum an einer oder mehreren aktiven früheren Eintragungen derselben Marke im Hauptregister für: Waren oder Dienstleistungen, die den in der anhängigen Anmeldung genannten hinreichend ähnlich sind, für eine Kollektivmarke oder eine Kollektivdienstmarke (37 C.F.R. §2.41(b)(1); vgl. TMEP §§1212.04–1212.04(e)); Waren, Dienstleistungen oder Art der kollektiven Mitgliedsorganisation, die denen in der anhängigen Anmeldung ausreichend ähnlich sind, für eine kollektive Mitgliedschaftsmarke (37 C.F.R. §2.41(c) (1); cf. TMEP §§1212.04–1212.04(e)); und Waren oder Dienstleistungen, die den in der anhängigen Anmeldung zertifizierten Waren oder Dienstleistungen für eine Zertifizierungsmarke hinreichend ähnlich sind (37 C.F.R. §2.41(d)(1) ); vgl. TMEP §§1212.04–1212.04(e));
  • (2) Fünf Jahre Nutzung: Eine verifizierte Erklärung, dass die Marke Unterscheidungskraft erlangt hat: die Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder aufgrund der im Wesentlichen ausschließlichen und kontinuierlichen Nutzung der Marke durch die Mitglieder im Handel in den fünf Jahren vor dem Tag, an dem der Unterscheidungsanspruch geltend gemacht wird, für eine Kollektivmarke oder eine Kollektivdienstleistungsmarke (37 C.F.R. §2.41 (b) (2); TMEP §1212.05 (d)); Angabe der Mitgliedschaft in der kollektiven Mitgliedsorganisation des Antragstellers aufgrund der im Wesentlichen ausschließlichen und kontinuierlichen Nutzung der Marke im Handel durch die Mitglieder für die fünf Jahre vor dem Datum, an dem der Anspruch auf Unterscheidungskraft geltend gemacht wird, für eine kollektive Mitgliedsorganisation (37 C.F.R. §2.41 (c) (2); TMEP §1212.05(d)); oder die zertifizierten Waren oder Dienstleistungen aufgrund der im wesentlichen ausschließlichen und kontinuierlichen Nutzung der Marke im Handel durch die autorisierten Benutzer für die fünf Jahre vor dem Datum, an dem Unterscheidungskraft hergestellt wird, für eine Zertifizierungsmarke (37 C.F.R. §2.41(d)(2); TMEP §1212.05(d)); und
  • (3) Andere Beweise: Andere geeignete Beweise für die erworbene Unterscheidungskraft (37 C.F.R. §2.41(b)(3), (c)(3), (d)(3); cf. TMEP §§1212.06–1212.06(e)(iv)).

Der Antragsteller kann eine oder eine beliebige Kombination dieser Arten von Beweismitteln vorlegen, auf die im Folgenden näher eingegangen wird. Abhängig von der Art der Marke und den Tatsachen im Protokoll kann der prüfende Anwalt feststellen, dass ein Anspruch auf Eigentum an einer vorherigen Registrierung (en) oder ein Anspruch auf im Wesentlichen ausschließliche und kontinuierliche Verwendung von fünf Jahren im Handel nicht ausreicht, um einen Anscheinsfall der erworbenen Unterscheidungskraft festzustellen. In diesem Fall kann der Anmelder zusätzliche andere Nachweise für die erworbene Unterscheidungskraft vorlegen.

Die in diesem Abschnitt und im Folgenden in Bezug auf Marken und Dienstleistungsmarken erörterten Rechtsgrundsätze für den Nachweis der erworbenen Unterscheidungskraft gelten generell auch für Kollektivmarken und Zertifizierungsmarken.

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