BitLaw

1212 získaná rozlišovací schopnost nebo sekundární význam

15 U. S. C. §1052 (f)

s výjimkou případů výslovně vyloučených v pododdílech a), b), c), d), e) 3 A E) 5 tohoto oddílu nic nebrání zápisu ochranné známky používané žadatelem, která se stala charakteristickou pro zboží žadatele v obchodě. Ředitel může přijmout jako důkaz prima facie, že ochranná známka se stala rozlišovací, jak se používá na zboží žadatele v obchodě nebo v souvislosti s ním, důkaz o tom, že žadatel v obchodě v podstatě výlučně a nepřetržitě používá jako ochranná známka po dobu pěti let přede dnem, kdy je uplatněn nárok na rozlišovací způsobilost. Nic v tomto oddíle nebrání zápisu ochranné známky, která, při použití na zboží nebo ve spojení se zbožím žadatele, je pro ně primárně geograficky klamavě chybné, a který se stal charakteristickým pro zboží žadatele v obchodě přede dnem přijetí zákona o provádění Severoamerické dohody o volném obchodu.

není-li navrhovaná ochranná známka nebo ochranná známka ze své podstaty rozlišovací, může být zapsána do hlavního rejstříku pouze na základě dokladu o nabyté rozlišovací způsobilosti nebo „sekundárního významu“, tj. důkazu, že se stala rozlišovací způsobilostí, jak se uplatňuje na zboží nebo služby žadatele v obchodě. Pokud žadatel ke spokojenosti zkoušejícího advokáta prokáže, že dotyčná věc získala rozlišovací způsobilost jako ochranná známka ve vztahu k uvedenému zboží nebo službám, je ochranná známka zapsána v hlavním rejstříku podle §2 písm. f) zákona o ochranných známkách, 15.C. §1052 písm. f).

v rámci zákona o ochranných známkách lze §2 písm. f) popsat takto:

njako prvních pět oddílů 15 U. S. C. §1052, které definují důvody, na nichž má být registrace ochranné známky zamítnuta, slouží Oddíl 2(f) jako výjimka z odmítnutí podle ustanovení jednoho z dalších oddílů, Oddíl 2(e) (citace vynechána). Oddíl 2 (f) povoluje zápis ochranných známek, které, přestože nejsou způsobilé k zápisu s ohledem na oddíl 2 (e), se přesto “ staly charakteristickými pro zboží žadatele v obchodě.“Tím pádem,“ Oddíl 2 (f) není ustanovení, na které může být registrace zamítnuta,“… je to však ustanovení, podle kterého má žadatel šanci prokázat, že má nárok na federální registraci ochranné známky, která by jinak byla zamítnuta.

Yamaha Int ‚ l Corp. v. Hoshino Gakki Co., 840 F. 2d 1572, 1580, 6 USPQ2d 1001, 1007 (Fed. Cire. 1988), cituje v re Capital Formation Counselors, Inc., 219 USPQ 916, 917 n. 2 (TTAB 1983).

účel a význam sekundárního významu lze popsat následovně:

termín, který je popisný… může, použitím jednoho výrobce s odkazem na jeho výrobek, získat zvláštní význam, takže pro konzumující veřejnost slovo začalo znamenat, že výrobek vyrábí tento konkrétní výrobce. 1 Nims, nekalá soutěž a ochranné známky podle §37 (1947). To je to, co je známé jako sekundární význam.

podstatou doktríny sekundárního významu je, že značka přichází k identifikaci nejen zboží, ale i zdroje tohoto zboží. Pro stanovení sekundárního významu musí být prokázáno, že primárním významem termínu v myslích konzumující veřejnosti není produkt, ale výrobce (citace jsou vynechány). Může se jednat o anonymního výrobce, protože spotřebitelé často nakupují zboží bez znalosti osobní identity nebo skutečného jména výrobce.

Ralston Purina Co. v. Thomas J. Lipton, Inc., 341 F.Supp. 129, 133, 173 USPQ 820, 823 (S. D. n. y. 1972).

k prokázání získané rozlišovací způsobilosti podle §2 písm. f) pro ochrannou známku nebo servisní značku lze použít tři základní typy důkazů:

  • (1) předchozí registrace: nárok na vlastnictví jednoho nebo více aktivních předchozích registrací v hlavním rejstříku stejné ochranné známky pro zboží nebo služby, které jsou dostatečně podobné těm, které jsou uvedeny v nevyřízené přihlášce (37 C. F. R. §2.41(a) (1); viz TMEP §§1212.04-1212.04 (e));
  • (2) pět let používání: Ověřené prohlášení, že ochranná známka se stala charakteristickou pro zboží nebo služby žadatele z důvodu zásadně výlučného a nepřetržitého používání ochranné známky v obchodě po dobu pěti let přede dnem, kdy je uplatněn nárok na rozlišovací způsobilost (37 C.F. R. §2.41(a)(2); viz TMEP §§1212.05–1212.05(d)); a
  • (3) další důkazy: další vhodné důkazy o získané rozlišovací způsobilosti (37 C. F. R. §2.41(a)(3); viz TMEP §§ § 1212.06–1212.06(e)(IV)).

tyto tři základní typy důkazů se vztahují podobně na kolektivní ochranné známky, ochranné známky kolektivní služby a ochranné známky kolektivní členství (společně „kolektivní ochranné známky“) a certifikační ochranné známky, s drobnými úpravami, pokud jde o typ důkazů požadovaných z důvodu (1) odlišné funkce a účelu kolektivních a certifikačních ochranných známek a (2) skutečnosti, že tyto typy ochranných známek používá někdo jiný než žadatel. Viz 37 C. F.R. §2.41(b)-(d).

  • (1) Předchozí Registrace: Nárok na vlastnictví jednoho nebo více aktivních předchozích zápisů do hlavního rejstříku stejné ochranné známky pro: zboží nebo služby, které jsou dostatečně podobné těm, které jsou uvedeny v nevyřízené přihlášce, pro kolektivní ochrannou známku nebo ochrannou známku kolektivní služby (37 C. F. R. §2.41(b) (1); srov. TMEP §§1212.04–1212.04(e)); zboží, služby nebo povaha kolektivní členské organizace, které jsou dostatečně podobné těm, které jsou uvedeny v nevyřízené přihlášce, pro značku kolektivního členství (37 C. F. R. §2.41(c) (1); srov. TMEP §§1212.04–1212.04(e)); a zboží nebo služby, které jsou dostatečně podobné zboží nebo službám certifikovaným v nevyřízené žádosti, pro certifikační značku (37 C. F. R. §2.41(d) (1)); srov. TMEP §§1212.04-1212.04(e));
  • (2) pět let užívání: ověřené prohlášení, že ochranná známka se stala charakteristickou pro: zboží nebo služby členů z důvodu v podstatě výlučného a nepřetržitého používání ochranné známky v obchodním styku po dobu pěti let přede dnem, kdy je uplatněn nárok na rozlišovací způsobilost, pro kolektivní ochrannou známku nebo ochrannou známku kolektivní služby (37 C. F.R. §2.41(b)(2); TMEP §1212.05(d)); uvedení členství v kolektivní členské organizaci žadatele z důvodu zásadně výlučného a nepřetržitého používání ochranné známky v obchodě po dobu pěti let přede dnem, kdy je uplatňován nárok na rozlišovací způsobilost, pro kolektivní členskou organizaci (37 C. F. R. §2.41(c)(2); TMEP §1212.05(d)); nebo certifikované zboží nebo služby, z důvodu zásadně výlučného a nepřetržitého používání ochranné známky oprávněnými uživateli po dobu pěti let přede dnem, kdy je uplatňován nárok na rozlišovací způsobilost, pro certifikační značku (37 C. F. R. § 2.41 (c) (2); TMEP § 1212.05 (d)); nebo certifikované zboží nebo služby, z důvodu zásadně výlučného a nepřetržitého používání ochranné známky oprávněnými uživateli po dobu pěti let přede dnem, kdy je uplatňován nárok na rozlišovací způsobilost 37 C. F.R. §2.41(d) (2); TMEP §1212.05 (d)); a
  • (3) další důkazy: další vhodné důkazy získané rozlišovací způsobilosti (37 C. F. R. §2.41(b)(3), (c)(3), (d)(3); srov. TMEP §§1212.06–1212.06(e)(iv)).

žadatel může předložit jeden nebo jakoukoli kombinaci těchto typů důkazů, které jsou podrobněji popsány níže. V závislosti na povaze ochranné známky a skutečnostech v záznamu může zkoušející advokát určit, že nárok na vlastnictví předchozí registrace nebo nároku na pětileté v podstatě výlučné a nepřetržité používání v obchodě nestačí k prokázání prima facie případu nabyté rozlišovací způsobilosti. V takovém případě pak může žadatel předložit další další důkazy o nabyté rozlišovací způsobilosti.

právní zásady týkající se důkazů o nabyté rozlišovací způsobilosti diskutované v této části a níže ve vztahu k ochranným známkám a servisním značkám se obecně vztahují také na kolektivní ochranné známky a certifikační značky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.